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关于审查意见通知书相关问题的解答

中国企业报道  2013-03-29 16:19:57 阅读:

  在申请专利的过程中专利审查是必经环节,而审查意见通知书及其答复则是查员与申请人或代理人就申请文件本身存在的问题进行沟通和交流方式。审查意见通知书中要求申请人在通知书指定的期限内就审查员提出的审查意见进行答复。实践中,有些申请人由于对专利法规等缺乏了解,不知道该如何答复,下面科易网(http://www.k8008.com/)小编将帮助大家了解如何回复审查意见通知书所提出的问题。

  1、专利审查意见通知书与补正通知书的答复期限时间是多久?

  根据审查指南的规定,第一次审查意见通知书的答复期限是四个月,再次审查意见通知书的答复期限是两个月,请发明人一定要注意答复期限,以保证在指定期限内提交答复。如果发明人认为在通知书指定的期限内答复确实有困难,则可以在答复期限届满日之前15天书面提出延长期限请求,请求专利局延长指定的答复期限,请求费用由研究组自理。

  2、如果未在期限时间进行答复将有什么后果?

  由于根据专利法第三十七条的规定,申请人无正当理由逾期不答复审查意见通知书,其申请将被视为撤回,而且专利局在实质审查程序中在审查意见通知书的答复期限届满前不发出通知书提示,所以申请人或代理人在接到审查意见通知书之后一定要注意答复期限以保证在指定期限内提交答复。如果您有正当理由无法答复审查意见,请填写专利申请放弃申请表。

  3、答复审查意见通知书的形式是什么?

  关于答复的形式和内容,针对审查意见通知书中的审查意见,申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以还包括经过修改的申请文件的替换页。其中,答复的意见陈述书在形式上应当采用专利局规定的意见陈述书的方式,在内容上,申请人在其中应当针对审查意见通知书中提出的具体审查意见逐一进行答复,如果申请人不同意审查员在审查意见通知书中作出的审查意见,应当在其答复的意见陈述书中详细陈述其反驳意见,这样有利于审查员充分考虑其意见以作出正确的审查结论;如果申请人根据审查意见对申请文件进行了修改,则无论该修改是实质性的改动,还是仅仅修改了错别字,都应当在意见陈述书中予以说明,以利于审查员核实其修改,授权正确的修改文本。针对申请人修改申请文件的情况,申请人还应当在其意见陈述书中说明修改内容是否符合专利法及审查指南的相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷,并提交经过修改的申请文件的替换页一式两份,同时还应当提交一份修改前后的对照明细表或在原文复制件上作出修改的对照页,以便于审查员的后续审查。

  您的答复意见书可以以电子版的形式发送给相应代理公司的代理人邮箱中,抄送给我所科技处管理人员,并电话确认代理人已经收到您的答复,签字后提交科技处。

  4、当被要求答复期限内给出申请具有新颖性和创造性的充分理由时要如何处理?

  没有创造性分为两种情况:部分权利要求没有创造性;全部权利要求不具备创造性。前一种比较好办,挑出审查员没指出不具备创造性的那些权利要求,把某一个的技术特征并入原独权就可以;

  全部不具备创造性就比较麻烦,对于全部权利要求都被指出新颖性 / 创造性问题的案子,通常建议,在答复一通的时候 , 须对权利要求进行修改;除非特别有把握,一般不建议单纯的进行争辩,因为这样很容易导致该申请被一通后直接驳回 。 在修改权利要求时, 通常可在原说明书中找寻那些对本发明有用但未记载在原权利要求书中的技术特征 ,将其加入原独立权利要求中,从而构成新的技术方案 , 以克服原技术方案不具备新颖性 / 创造性的缺陷。有时,在原说明书和原权利要求书记载的内容基本上一致的情况下,可通过合并其他从属权利要求的方式 , 将该申请的独立权利要求修改为保护范围最小的技术方案 , 甚至有时候可以将原权利要求书合并为一个独立权利要求。

  对于修改后的权利要求,代理人须在意见陈述中详述修改后的权利要求相对于审查员指出的对比文件具有新颖性 / 创造性。论述新颖性比较简单,只要修改后权利要求的技术方案和对比文件中的技术方案不同,即可说明修改后的权利要求具备新颖性。论述创造性则比较麻烦。代理人需要论述修改后的权利要求相对于对比文件及公知常识的结合具有创造性的理由 。 在具体论述时,可以引用一些现有的文献来说明,可以通过具体的数据来说明,也可以通过引发的技术效果来说明 。 总之 , 需要向审查员说明修改后的权利要求相较于现有技术的结合具备突出的实质性特点和显著的进步。

  另外,论述了独立权利要求的新颖性 / 创造性后,只需简单的说明从属权利要求也具备新颖性 / 创造性,无需再详细进行论述。当然,若认为某个从属权利要求具有特别的效果,也可展开来论述。需要注意的是,若权利要求书中包含有多个独立权利要求的话,须对每个独立权利要求进行详细争辩 , 其从属权利要求只需简单说明。另外,论述了独立权利要求的新颖性 / 创造性后,只需简单的说明从属权利。

  5、创造性评判的关键点是什么?

  从理论上讲,创造性的判断应当是一个客观的结果,而事实上,对于涉及创造性的问题,由于其需要判断的是若干现有技术的结合使发明或者实用新型的技术方案对于所属领域的技术人员来说是否是显而易见的,因此它比新颖性判断更困难、也更容易受到主观因素的影响。

  现有技术取决于检索水平,通过检索可能得到影响本发明新颖性、创造性的对比文件,随后是将检索到的对比文件公开的技术方案与本发明的技术方案进行对比,由 于检索到的对比文件是客观存在的,因此比较本发明的技术方案与现有技术之间的差异也是一个比较客观的过程,受主观因素影响较小。判断的难点则在于显而易 见,即在于,本领域技术人员是否具有充足的、令人信服的理由将这些对比文件的内容结合在一起, 即能否在上述已得到的客观事实的基础上,对该发明技术方案的显而易见性作出判断,这种判断的依据有时会有些抽象,而尽管审查员已做到了尽自己所能地将主观 因素降至最小、以便客观公正地评价申请人对社会做出的贡献。但由于审查员只是努力站在一名理想化的“本领域普通技术人员”角度来进行审查的、其本身并非一 真正的理想化的“本领域普通技术人员”,终究不可能完全脱离现实生活、而是会受到真实存在的每位审查员自身知识背景的影响,因而使得这种判断不可避免地会 掺杂有一些主观的因素。对于这些主观因素的影响便需要申请人与审查员通过审查过程中的不断沟通来消弭、从而达到专利法所要求的理想化状态 —— 完全客观地对申请人的发明的创造性进行评价。

  实践中我们发现,影响审查员对发明技术方案的显而易见性判断的因素除了包括审查员对发明申请的理解程度、申请文件的撰写质量等外,申请人与审查员之间切实 有效的沟通也是非常重要的。而这除了需要审查员将所检索到现有技术与所审查的申请之间是否存在创造性进行具体分析之外,尤为关键的一点是需要申请人就审查 员所提出的意见进行有针对性的答辩。这是因为申请人亲身参与了该申请的研发,对发明的技术方案本身和现有技术必然有更深刻的了解,当然也更能够找到与本发明和审查员所引用的对比文件之间的差别,从而通过对这种差异所实际解决的技术问题和所带来的技术效果的分析和阐述来充分说明该技术方案相对于审查员所引用 的对比文件的非显而易见性。这样,通过申请人对审查员的“审查意见通知书”的意见陈述,便使得审查员可更透彻地理解发明、使得审查员对创造性的判断更接近于客观真实。

  需要说明的是:

  (1)创造性是一种社会意义上的概念,而不是一种简单的对与错的逻辑概念 [1]。 同时,创造性的评判也是一个动态的过程,审查员可能随着案情的深入发现最初的结论与客观情况有出入,也可能通过申请人的意见陈述发现还需要进行进一步的检 索,以找到更有力的对比文件,因此创造性的评判不是一成不变的,审查实践中申请人有说服力的意见陈述也是促使审查员客观公正地作出评判的一个至关重要的环 节。

  (2) 申请人在进行意见陈述时(或改成在意见陈述书中)应当注意,在对审查员的观点提出反驳时应当具有说服力。应通过证据(论据)进行充分的阐释以说明其发明相 对于现有专利技术(http://tec.k8008.com/)的非显而易见性。没有论据支持而只是一味简单地强调“其发明是具有创造性的”的方式对审查结论的作出并没有任何实质性的帮助。

  (3) 还需要提醒的是,代理人可以对申请的一些形式缺陷、撰写格式等进行修改,但对于涉及创造性的问题则需要发明人的参与。因为创造性的问题属于技术层面的问 题,针对创造性的答辩应围绕技术问题展开,这需要透彻地了解其发明的技术领域、背景技术、技术方案。发明人是实际从事科研工作的人员,他们最了解发明技术 方案、技术背景,最能够准确地挖掘出其发明与对比文件之间的区别,并能根据其对所属技术领域的了解阐释这种区别导致的技术方案、技术效果的差异,而这些内 容正是在意见陈述书中最有说服力的论据。

  6、如何看待按照专利局规定的意见陈述书的方式提交的、但没有具体答复内容的意见陈述书?

  新版审查指南中明确规定,申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书,也是申请人的正式答复,对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见,也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的缺陷。申请人答复审查意见通知书的态度应该是积极的,是否同意审查员的审查意见,是否对申请文件进行修改以克服审查员指出的缺陷,都应该在其提交的意见陈述书及修改文本中有所体现,而敷衍了事则不利于审查程序的正常进行,给审查员的下一步工作造成不便。如果申请人仅提交了无具体答复内容的意见陈述书,如仅在意见陈述书中陈述“鉴于案情复杂,申请人需仔细斟酌,容后答复”或者不陈述具体意见而是提出与审查员会晤的要求等等,这样的意见陈述书如在提交的形式上符合相应规定,经受理部门受理后相应的答复期限消除,而这样的答复回到审查员手中后,给审查员下一步的工作带来困难,因为这样的答复即未对审查员的审查意见发表意见,也未修改申请文件,申请案卷的状态仍然是审查员发出前次通知书时的状态,严重地影响了行政工作的效率,因此对这样的答复必须严格予以限制,指南规定的内容,目的在于约束申请人,对于没有具体答复内容的意见陈述书,视为申请人已经清楚申请文件存在的缺陷而不予以克服,如果该缺陷属于驳回理由,则审查员就可以据此作出驳回决定,而不必再次听证。

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